- Ситуация: доверитель использовал товарный знак без разрешения правообладателя
- Проблема: обладатели исключительных прав обратились к доверителю с претензией, а затем подали иск в арбитражный суд
- Решение: снизить размер компенсации как необоснованный и завышенный
- Поставили вопрос об объеме прав истцов на товарный знак и изображение персонажа
- Оспорили расчет истцов
- Поставили вопрос о недопустимости двойного экономического взыскания
- Обратили внимание суда на поведение истцов
- Указали на добросовестность доверителя
- Ходатайствовали о снижении размера компенсации
- Результат: стороны заключили мировое соглашение
Наш доверитель, ООО «Универсальный модный стиль», — небольшая компания, которая производит и продает предметы интерьера, аксессуары для дома и другую мелкую продукцию.
В 2021 году доверитель изготовил небольшую партию ключниц с изображением волка из мультфильма «Жил-был пес». Через некоторое время он узнал, что это изображение охраняется: в государственном реестре зарегистрирован товарный знак № 741622, в качестве правообладателя которого выступает ООО «Союзмультфильм».
Доверитель обратился к ООО «Союзмультфильм» с предложением подписать лицензионный договор. Однако сделку заключить не удалось, несмотря на долгие переговоры. В связи с этим доверитель сам постепенно перестал использовать изображения и остановил продажи товара.
В 2025 году АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм» внезапно предъявили доверителю претензию. Они потребовали уплатить в качестве компенсации за незаконное использование изображения 12 463 134 рубля.
Доверитель не стал уклоняться от переговоров и сразу предложил мирное урегулирование. Он был готов заплатить в качестве компенсации 1 500 000 рублей. Однако правообладателей такая сумма не устроила, и они подали иск в суд.
После возбуждения дела ситуация принципиально не изменилась. Суд призывал стороны решить вопрос мирным путем и несколько раз откладывал рассмотрение спора по существу. Однако они так и не смогли договориться о размере компенсации.
Мы тщательно продумали свою позицию и разложили ее на несколько самостоятельных направлений. Основными процессуальными документами выступали отзыв на исковое заявление и ходатайство о снижении компенсации.
Согласно сведениям из реестра, у истцов была неисключительная лицензия в отношении спорного товарного знака. Однако такая лицензия сама по себе не предоставляет лицензиату самостоятельного материального права на иск о защите исключительного права. Данный подход прямо разъяснен в пункте 79 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10.
Для подтверждения права на иск ООО «Союзмультфильм» должно было доказать наличие у него именно исключительной лицензии и ее объема, чего общество сделать не смогло.
Истцы построили свой расчет на аналитических данных MPSTATS. Он исходил из общей стоимости реализованных товаров — 6 231 567 рублей, причем в двойном размере: за товарный знак и за изображение персонажа.
Мы же представили контррасчет, основанный на сведениях непосредственно из Wildberries/Eggheads. Эти данные более достоверны и подтверждают фактическую экономику продаж спорных артикулов. Фактическая выручка по ним была равна 5 962 941,04 рубля, перечислено после комиссии маркетплейса — 5 050 611,07 рубля, а расчетная прибыль составила только 1 727 084,43 рубля. Первоначальный иск на 12 463 134 рубля превышал ее более чем в семь раз.
Мы подчеркнули, что размер компенсации должен быть обоснованным и соразмерным обстоятельствам дела. В пунктах 61, 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 указано, что при определении размера компенсации суд учитывает, в частности:
- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав;
- характер допущенного нарушения;
- срок незаконного использования;
- наличие и степень вины нарушителя;
- вероятные имущественные потери правообладателя;
- являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.
Суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Арифметический подход истцов, основанный на данных внешнего аналитического сервиса, не учитывал ни одного из вышеперечисленных обстоятельств.
Кроме того, мы подчеркнули, что заявленная истцами компенсация многократно превышает фактический экономический результат ответчика и несопоставима с масштабом его деятельности: она составляет почти половину годовой выручки доверителя за 2022 год и превышает стоимость активов общества более чем в 1,7 раза. Взыскание всей заявленной в иске суммы создало бы для общества чрезмерную финансовую нагрузку. Ее размер должен был быть снижен с учетом прибыли, финансового положения ответчика и принципа соразмерности.
Мы обратили внимание суда на то, что истцы — аффилированные лица. При этом они фактически пытались взыскать с доверителя двойную компенсацию за каждый объект интеллектуальных прав, не учитывая при этом:
- их одинаковое объективное выражение;
- единство экономической цели доверителя при реализации товаров с персонажем Волк;
- запрет на необоснованную мультипликацию ответственности за продажу товаров, на которых незаконно размещаются несколько результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации.
Взыскание самостоятельной компенсации за незаконное использование каждого из нескольких объектов интеллектуальных прав двумя аффилированными лицами недопустимо. Именно такой позиции придерживается Верховный суд РФ (пп. 65, 68 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10).
В отзыве мы подчеркнули определенный стиль поведения истцов:
- отказались от экономически обоснованных предложений урегулирования;
- предъявили два согласованных требования по одному фактическому поведению ответчика, к тому же по размеру многократно превышающих прибыль ответчика;
- ведут массовую претензионно-исковую деятельность.
Все это вместе свидетельствует о недобросовестном поведении и признаках злоупотребления правом (постановление Конституционного суда РФ от 14.12.2023 № 57-П).
Доверитель же действовал добросовестно:
- предпринимал попытки получения лицензии;
- не уклонялся от взаимодействия с правообладателем;
- предлагал варианты мирного урегулирования;
- не скрывал сведения о реализации товаров;
- прекратил использование спорных изображений до предъявления претензии истцами, что мы подтвердили материалами деловой переписки.
Такое поведение нельзя расценить как грубое, злонамеренное либо направленное на сознательное извлечение неправомерной выгоды за счет правообладателей. Это должно учитываться при оценке добросовестности ответчика и соразмерности компенсации.
В этом деле доверитель на протяжении нескольких лет демонстрировал готовность действовать добросовестно — пытался получить лицензию, самостоятельно прекратил продажи спорных товаров еще до претензии, неоднократно предлагал досудебное и судебное урегулирование, раскрыл реальные данные о продажах и расходах. До определенного момента эта добросовестность сама по себе не приводила к компромиссу. Переговорная ситуация изменилась лишь тогда, когда она была юридически упакована в полноценную процессуальную позицию с конкретным контррасчетом и обоснованием существенного снижения компенсации.
Мы выстроили наше ходатайство не как формальную просьбу к суду «проявить снисхождение», а как самостоятельный доказательственный документ, предлагающий конкретный механизм существенного снижения ответственности. В нем мы систематизировали все обстоятельства для снижения компенсации:
- Доверитель совершил нарушение впервые.
- До предъявления исковых требований он прекратил использование спорных изображений.
- Ответчик предпринимал попытки получения лицензии, пытался мирно урегулировать спор.
- Ответчик вел себя добросовестно, в том числе раскрыл перед истцами и судом данные об объемах продаж по спорным артикулам, себестоимости, комиссиях, логистике и иных расходах.
- Заявленный размер компенсации многократно превышал экономическую выгоду ответчика от потенциального незаконного использования объектов интеллектуальных прав истцов.
- Истцы выступают аффилированными лицами, поэтому общий размер компенсации не должен превышать двукратную стоимость одного и того же товара и подлежит распределению между ними.
- Взыскание заявленной истцами суммы приведет к существенному ухудшению финансового положения и возможной неплатежеспособности компании.
Истцам был предъявлен уже не просто переговорный тезис о том, что «12 миллионов — слишком много». Перед ними оказался готовый судебный сценарий, при котором заявленная компенсация могла быть существенно уменьшена самим судом независимо от их согласия.
Однако до появления детально проработанного ходатайства о снижении компенсации истцы фактически не соглашались на экономически приемлемые для ответчика условия. Переговорный перелом произошел уже после того, как позицию УМС перевели из плоскости обычного предложения «давайте договоримся» в плоскость конкретного судебного риска для самих истцов.
Несмотря на то что в итоге суд не рассмотрел ходатайство о снижении компенсации по существу, поскольку дело закончилось мировым соглашением, оно фактически выполнило свою задачу.
Вместо потенциального взыскания более 12,4 млн рублей спор завершен двумя мировыми соглашениями на общую сумму 1 600 000 рублей. Особенно показательно сопоставление переговорных позиций: еще в мае истцы предлагали вести переговоры исходя из 5 млн рублей, а предложение доверителя на 2 млн рублей не привело к соглашению. После подготовки детального ходатайства итоговая совокупная сумма мирового соглашения составила уже 1,6 млн рублей, то есть оказалась даже ниже ранее отвергнутого предложения доверителя.
Фактически совокупная выплата составила около 13% от первоначально заявленного размера одной только компенсации. При этом результата достигли без вынесения решения суда по существу и без риска дальнейшего прохождения апелляционной и кассационной инстанций.
Заключение мирового соглашения было предопределено качественно сформированной защитой и прежде всего подготовкой ходатайства о снижении размера компенсации. Оно изменило переговорный баланс: истцы получили возможность оценить не только перспективу формального установления нарушения, но и реальный риск того, что даже при удовлетворении иска суд существенно снизит размер взыскания — с учетом исковой давности, фактической экономики реализации, добросовестности УМС, прекращения нарушения, попыток лицензирования, аффилированности истцов и судебной практики по снижению компенсации.
Именно поэтому ценность ходатайства состояла не только и не столько в перспективе его формального удовлетворения. Процессуальный документ стал инструментом переговоров. Он сформировал для противоположной стороны понятную альтернативу мировому соглашению: продолжать процесс и принимать риск судебного акта на сумму, существенно меньшую заявленной, либо зафиксировать гарантированный денежный результат сейчас.
Как видим, сильная судебная защита — это не всегда решение суда об отказе в иске. Иногда наиболее эффективный результат достигается тогда, когда правильно подготовленная доказательственная и правовая база делает продолжение процесса экономически невыгодным для оппонента и заставляет его пересмотреть первоначально жесткую переговорную позицию.
